本週三則判決,分別觸及專利共同申請權人之「實質貢獻」應如何分割、攝影著作的「表達 vs 概念」共同創作分界,以及語文著作的原創性下限。
一、原告主張其提供之「敏膚癒」配方就是系爭專利之底稿,請求確認其為共同申請權人。法院區分為兩段:成分與比例部分,原告確有實質貢獻,但當智慧局以欠缺功效試驗為由核駁該案時,被告公司於再審查時補入 SGS 人體功效評估試驗報告才獲准專利,而此份資料非原告所提供,故原告對「進步性補強資料」並無實質貢獻。判決最後判原告有部分實質貢獻,為共同申請權人。(本判決極簡短。)
二、關於水下攝影著作,雖然原告是攝影師,但被告抗辯:拍攝地點、動作指導、調色建議、姿勢構圖都是我下的指令,我是共同著作人。法院不採:被告所提供者僅為概念與建議,實際取景、人物構圖、光影呈現、按下快門者皆為原告(水下攝影師),核與著作權法第10條之1只保護「表達」、不保護「思想」之區分不合,被告非共同著作人。
被告抗辯雙方有口頭不定期授權,因為原告過去曾按讚、設過協作者、容許過去使用。法院認為:縱令過去授權成立,原告於113年5月29日已透過律師函終止,被告自收受日起不得再使用系爭照片,仍繼續使用即屬故意侵權。(本案對於如何以契約管理著作權與商業活動有深刻啟發)
三、原告主張其咖啡班名稱「喜相逢」為語文著作。法院當庭以教育雲查詢,「喜相逢」即「歡喜相逢」之意,源於《三國演義》第一回「一壺酌酒喜相逢」,屬通常習見之名稱,欠缺原創性,不為著作權之標的。(本判決算是教科書常見議題:短語、標題、名稱欠缺原創性而不受著作權保護張著作權;本判決提供一個低成本、可複製的論證模型——查辭典、追出處、認定為通常習見——可作為日後類似案件之參考;本案另可查詢以「喜相逢」為名的商業登記有數百家。)
【裁判案由】確認專利權等
智慧財產及商業法院114年度民專訴字第36號民事判決
要旨:
㈠原告就系爭專利請求項有貢獻之部分:原告主張系爭專利與其所研發「敏膚癒」成分相同,又其曾提供被告公司「敏膚癒」成分、配方之簡報資料,且其提供與被告公司關於敏必舒之安全數據表(MSDS)、成分分析報告(COA)與系爭專利之專利權範圍之組成物成分、萃取量均相同,故其就系爭專利具單獨實質貢獻云云。然觀諸原告所提出關於「敏必舒」、「敏膚癒」之成分資料(原證6即本院卷第49至57頁、原證7即本院卷第193至212頁),可知「敏必舒」之主要成分為山雞椒(LITSEACUBEBA)果油、丁香(EUGENIACARYOPHYLLUS)花萃取、檀香(SANTALUMALBUM)油、竹葉花椒(ZANTHOXYLUMALATUM)萃取及辣薄荷(MENTHAPIPEHITA)油(本院卷第55頁);「敏膚癒」之主要成分為馬告萃取、丁香萃取、薄荷萃取、檀木萃取以及花椒萃取(本院卷第203頁),兩者均有馬告(即山雞椒)、丁香、檀香及薄荷,且上開成分與系爭專利請求項1所界定之部分成分相同,然敏必舒係以同屬不同種之竹葉花椒及辣薄荷,分別替代敏膚癒之花椒及薄荷,再者,「敏必舒」之主要成分比例雖與系爭專利之成分比例非完全相同,然在系爭專利所界定之比例範圍內。故原告對於系爭專利實質上具有貢獻。㈡原告對系爭專利未有實質貢獻之部分:如前所述,「敏必舒」與系爭專利就主要成分之差異僅在於系爭專利將竹葉花椒以花椒取代,兩者係為同屬而不同種,而智慧局於系爭專利申請之初審階段即以「…在所屬技術領域中具通常知識者於參酌引證1-4內容後已知馬告萃取物(馬告精油)、丁香萃取(丁香油)、檀木萃取(檀香)以及花椒萃取皆具有抗過敏功能之前提下,後續進行前述各組成份之含量比例係該領域中具通常知識者以一般例行工作之普通手段即可完成者,且由本案說明書內容或申復理由並未見有任何比較例或比較試驗,佐證所請較先前技術具有無法預期功效,所請難謂具進步性,申復理由不足採」,而認定不具進步性為由核駁(本院卷第261至270頁),可知系爭專利於提出申請時曾因欠缺功效試驗而無法符合進步性要件。被告公司於申請再審查時補充敏必舒舒緩霜人體功效評估試驗報告書(下稱SGS實驗報告),而該報告書記載「受試者使用60分鐘後可降低實驗所引發紅斑程度達18.77%,優於空白組,使用14天後所引發紅斑程度亦遠低於空白組,問卷評估結果受試者反映舒緩功效之感受為優異」(本院卷第237至244頁),被告公司提出SGS實驗報告補正智慧局對於系爭專利欠缺進步性之質疑,而核准系爭專利之申請,足認被告公司所提之SGS實驗報告,為系爭專利核准不可或缺之資料,而該份資料非原告所提供,故原告對此部分並無實質貢獻。㈢綜上所述,原告僅對系爭專利之主要成分、部分比例之技術具有實質貢獻,對申請系爭專利須具備之人體功效測試資料並無實質貢獻,因此,原告未就系爭專利請求項有全部實質貢獻。
綜上所述,原告請求確認其為系爭專利之共同申請權人,為有理由,應予准許。
【裁判案由】侵害著作權有關財產權爭議等
智慧財產及商業法院114年度民著訴字第66號民事判決
要旨:
按著作人於著作完成時享有著作權;又依本法取得之著作權,其保護僅及於該著作之表達,而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現,著作權法第10條本文及第10條之1定有明文。準此,著作人於創作完成時即享有著作權,且著作權法所保護者,為具有原創性之「表達方式」,而不及於創作之思想、構想或概念、觀念。查原告為系爭照片之拍攝者,且系爭照片為著作權法上所保障之攝影著作,為被告所不爭執,則原告於系爭照片創作完成時即享有著作權,洵屬無疑。至於被告雖辯稱其就系爭照片有決定拍攝地點、動作指導、建議調色、剪輯、拍攝姿勢及背景場景構圖等參與創作之程度,為系爭照片之共同著作財產權人等語,惟觀諸被告僅於系爭照片拍攝過程提供概念、建議或構想,系爭照片係由原告依其水下攝影師之專業,決定取景、人物構圖及光影呈現,並實際執行拍攝創作而成,揆諸前揭說明,實難認被告有何參與系爭照片創作而有與被告共同創作之情事,是被告僅提供概念而與著作權法保護「表達」之要件不符,則被告辯稱其為系爭照片共同著作人而享有著作財產權云云,自無足採。
被告抗辯原告有同意其使用系爭照片,係以其使用系爭照片時有標註原告或設定原告為協作者或原告有按讚等為其論據,惟原告已於113年5月29日委請律師發函通知被告,且明確告知被告不同意其使用系爭照片等語明確(甲證6),經被告收受原告上開律師函後,被告亦不否認雙方未簽訂任何書面契約,復以律師回覆原告稱合作期間可以使用系爭照片等語(甲證7),然不論過去兩造合作模式如何,兩造間現今已無合作關係,為兩造所不爭執,原告已以律師函通知被告不同意其使用系爭照片,則被告自收受前開律師函後自不得再使用系爭照片,況被告迄至本件辯論終結前亦無法證明兩造間有被告所稱之不定期授權契約存在、抑或原告有另行同意或授權其使用系爭照片之情形,則被告於被告帳號貼文或限時動態仍有使用系爭照片之情形(甲證10),當屬故意侵害原告著作財產權,應可認定。
【裁判案由】侵害著作權有關財產權爭議
智慧財產及商業法院115年度民著訴字第16號民事判決
要旨:
經查,系爭咖啡班名稱為喜相逢,經本院當庭以該名稱輸入教育部之教育雲網站,所得查詢結果為歡喜相逢之意,而其出處可溯及《三國演義》第一回記載:「一壺酌酒喜相逢」等節,有本院當庭列印之網頁資料附卷可參(本院卷第133至135頁),兩造亦無意見(本院卷第130頁),是以,喜相逢用以描述朋友歡喜相聚之意,已為通常習見之名稱,難以表現創作人之個性或獨特性,揆諸前開著作權法規定及說明,系爭咖啡班之名稱因欠缺原創性,不得為著作權之標的,從而,原告主張系爭咖啡班為著作權法所保護之語文著作云云,並非可採。