[判決筆記]智財判決掃描2025/10第4週
本週分享3則智財法院判決：
1.商標異議案（114年度行商訴字第11號）：爭點在「先使用人與權利人集團間的合作關係」及「事後同意之溯及效力」，法院依最高行109上100判決意旨，認定事後公證同意可視為溯及補正，否定搶註主張。
2.排除侵害商標權行為等案（112年度民商訴字第6號）：涉及「PGA TOUR」與服飾商標近似爭議，法院強調消費者對 PGA TOUR 的高度識別及授權證據，認無混淆誤認與惡意，駁回侵權主張。
3.登錄商標代理人資格案（114年度行商訴字第17號）：探討商標法第109條之1第1項規定要求修法前3年度「每年10件」案件數是否違憲，法院認為該條件屬合理專業門檻，並未侵害工作權；另駁回以新冠疫情作為案件不足之正當理由。
【裁判案由】商標異議
智慧財產及商業法院114年度行商訴字第11號行政判決
要旨：
⒈先使用人與系爭商標權人所屬集團有合作關係。依參加人所提之答證1商標權人集團網站網頁及原告所提之申證4（參加人與先使用人間合作關係資料），可知先使用人與參加人所屬集團間確有合作關係。⒉系爭商標申請註冊前，系爭商標權人知悉據爭商標存在；依丙證3-1、3-2、3-3、5（即答證2-1、2-2、2-3、6）之參加人與先使用人往來電子郵件、授權書、公證證書、公證書，可知於系爭商標申請註冊前，先使用人有授權原告據爭商標標籤設計及產品照片等使用相關事宜，可認系爭商標權人知悉據爭商標之存在。⒊先使用人同意系爭商標之註冊：參加人所提之丙證6（即訴願證6）之令和6年第40號公證書及商標改作暨申請註冊同意書，記載「本公司自始知悉並同意信濃川公司進行改作、申請商標並在台灣取得註冊第02295821號乙事，為昭慎重，特再次公證為憑」等內容，先使用人已聲明自始知悉並同意註冊，堪認先使用人已同意系爭商標之註冊。至丙證6之日期雖在系爭商標註冊之後，應已補正溯及准予註冊之前而有情事變更情況（最高行政法院109年度上字第100號判決意旨參照），故原告主張縱參加人嗣於113年5月9日取得先使用人的事後同意，亦不應使其搶註商標行為溯及合法有效云云，要無足取。
【裁判案由】排除侵害商標權行為等
智慧財產及商業法院112年度民商訴字第6號民事判決
要旨：
⒋依原告所提使用系爭商標之證據，僅見原告曾於93年至95年間授權他人使用，並於在其官網銷售印有系爭商標之服飾（本院卷㈡第319至323頁、卷㈢第105至118頁），而被告新光紡織公司、亞路公司使用如附圖四所示圖樣及文字之服飾，則在各大百貨公司、網路及特賣會上銷售（參本院卷㈠第17、19頁），且PGATUOR係源自美商PGAA舉辦之一系列高爾夫球賽事之總稱，每年均舉辦多場PGA巡迴賽，國內亦有體育頻道轉播PGA巡迴賽事，以現今電視及各網路平台、頻道之普遍程度及國人對於體育賽事之重視，PGATOUR於國內自已具有相當之知名度，則相關業者及消費者對於如附圖四所示圖樣之熟悉程度相較於系爭商標顯然較高；而被告新光紡織公司、亞路公司所販賣系爭商品之實際使用態樣，除白色高爾夫揮桿人像圖形外，在衣領處均同時出現如附圖四編號2所示之圖樣及文字，以及PGA商標之明顯吊牌，服飾之扣子上亦均有PGATOUR文字（本院卷㈡第339頁、保全證據卷第139至224頁），均明確指向其商品來源為「PGATOUR」，實際上尚難發生混淆誤認之情事；又如附圖四所示之圖樣，係被告新光紡織公司基於美商PGA公司授權而來（本院卷㈠第251至266頁、第267至288頁），而美商PGAA於69年間即開始使用白色高爾夫揮桿人像圖形（本院卷㈡第359至363頁、卷㈢第187至190頁），並於73、74年間在美國取得商標註冊（本院卷㈠第245至248頁），其使用時間顯然早於原告系爭商標之申請註冊日，且原告所稱之CONSENTAGREEMENT亦未明確限制或禁止被告美商PGA公司、美商PGAA或其授權之人不得使用如附圖四所示之圖樣，實難認被告等係出於惡意使用如附圖四所示之圖樣。⒌衡酌系爭商標與如附圖四所示之圖樣應屬構成近似之商標，其中編號1部分近似程度不低，編號2部分近似程度較編號1部分為低，所指定使用及實際使用之商品均為服飾商品，二商標均具相當識別性，惟如附圖四編號2所示圖樣之識別性較高、相關業者及消費者對於如附圖四所示圖樣之熟悉程度相較於系爭商標顯然較高、相關事業及消費者實際上應無混淆誤認之情況、被告PGA公司授權被告新光紡織公司使用如附圖四所示之圖樣及被告新光紡織公司、亞路公司販賣使用如附圖四所示圖樣之系爭商品非屬惡意等相關因素綜合判斷，應認本件被告等所使用如附圖四所示之圖樣並無使相關事業及消費者就其商品之來源或產製主體，產生混淆誤認之可能，是本件並無商標法第68條第3款規定之適用，被告等自無共同侵害原告商標權之行為。
【裁判案由】登錄商標代理人資格
智慧財產及商業法院114年度行商訴字第17號行政判決
要旨：
原告主張商標法第109條之1第1項規定，要求代理人於修法前3年度「每年辦理10件以上商標申請或相關程序」作為登錄條件，此與專業能力之認定欠缺實質關聯性；又被告以商標代理人登錄申請書之案件列表備註說明所列「主要案由」案件限縮案件計算範圍，造成實務上商標代理人無法依法為登錄申請，未能充分保障憲法第15條賦予在上開條文修正施行前已持續從事商標代理業務之商標代理人的工作權云云。惟按112年5月24日修正公布之商標法建置商標代理人管理機制，乃衡諸商標代理人代為辦理商標事務，應熟稔具高度專業性之商標相關規範，並應對商標實務運作有相當程度之理解，第6條規定商標代理人應經商標專業能力認證考試及格或曾從事一定期間之商標審查工作，並申請登錄及每年完成在職訓練，始得執行商標代理業務，以期商標代理人執行商標業務時，能本於專業知識及職業倫理，俾保護委任人權益及有效執行商標各項程序之目的，而有必要完備充任商標代理人之資格條件，並賦予商標專責機關進行登錄管理及授權訂定相關管理辦法（商標法部分條文修正草案總說明及第6條修正說明參照）。然於商標法修正施行前已有長年從事商標代理業務者，為兼顧其權益，衡酌影響其工作權及實務經驗所需累積之專業程度，爰增訂第109條之1第1項，明定以一定執業年資及案件數量為要件，確保既有執行商標代理業務而具相當實務經驗者，得於商標法修正施行之翌日起算1年內申請登錄為商標代理人（該條修正說明第二項參照）。從而，立法者考量商標法第6條第3項修正建立規範商標代理人管理機制，透過商標專業能力認證考試確保商標代理人之專業能力，同時兼顧該考試制度施行前已長年從事商標代理業務者之權益，設定「一定執業年資（自110年5月1日起至113年4月30日止）」及「案件數量（即每年辦理申請商標註冊及其他程序案件達10件）」為要件，係針對商標代理人從事辦理商標業務，執行商標代理業務所應具備之專業知識及能力等資格要件，制定適當之標準，就此法律之限制，符合比例原則，並未侵害憲法保障人民工作權。至被告公告商標代理人登錄申請書案件列表末端之備註文字，係將前述商標法規定再行說明，以提醒申請人注意，並未增加法條規定所無之限制。故原告此部分主張，要無可取。
原告另主張原處分未參酌商標法第109條之1規定之過渡期間，新冠肺炎疫情嚴峻成全球經濟產業受到重大影響，而有紓困振興特別條例之制定及其中第9條特殊產業協助、振興措施規定之援用云云。惟查：⒈嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，又稱新冠肺炎）自109年1月我國首例確診開始，於110年5月19日提升全國疫情警戒至第三級，其後新冠肺炎疫情漸趨穩定，於110年7月疫情三級警戒調降至二級，於112年5月從第五類傳染疾病降級到第四類，口罩令、餐飲、集會活動、旅行、入境篩檢等各項防疫措施逐步鬆綁，疫情乃普遍性對於各行業衝擊，政府除於109年2月25日制定紓困振興特別條例，並推出各式紓困補助，復併行多種振興消費方案，紓困振興特別條例第9條第1、3項規定：「（第1項）受嚴重特殊傳染性肺炎影響而發生營運困難之產業、事業、醫療（事）機構及相關從業人員，得由目的事業主管機關予以紓困、補貼、振興措施及對其員工提供必要之協助。（第3項）前二項之產業、事業、醫療（事）機構之認定、紓困、補貼、補償、振興措施之項目、基準、金額及其他相關事項之辦法，由各中央目的事業主管機關擬訂，報行政院核定。」經濟部依前揭第9條第3項規定，於109年3月12日訂定發布「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」。上開紓困振興特別條例嗣於112年6月30日期滿廢止。⒉如前所述，商標法第109條之1第1項所稱「施行前三年」，係自110年5月1日起至113年4月30日止，而原告所提商標代理案件列表，其中第1年度及第3年度辦理案件均超過10件，惟第2年度（111年5月1日至112年4月30日）僅4件。而觀諸前開新冠疫情之進展程度，佐以被告所製作之112年報資料（本院卷第119頁），110至112年度之商標延展、授權、移轉及變更件數，相較於103至109年度，難認商標代理業務有受新冠肺炎影響而發生營運困難之情事。故原告主張被告認定未達法律規定10件之第2年度正是全球受到新冠肺炎影響最嚴重之際，已影響原告商標業務的推行，新冠肺炎既為不可歸責於原告之天災，則就該年度案件之計算得予重寬認定，以落實紓困振興特別條例之目的云云，洵屬無據。