[判決筆記]智財判決掃描2025/10第3週
本週分享4則智財法院判決：
1.專利更正的「負面表現方式」適用限制。 新型專利更正僅得「減縮」請求項，不得引進說明書未揭露的新事項。 以「但不包含……」方式排除數值區間，僅在為排除先前技術且該區間確實揭示於引證文件時，始得例外視為未引入新事項。 如排除區間並未為原技術內容所揭露，仍屬實質變更專利範圍，不得准許更正。
2.設計專利審查就「文字標示」是否屬於造形比對範圍？本案判決認為標籤上的商品名稱文字（如「梅酒」「WHISKY」「ういすきー」）如仍具字體比例、位置、構圖設計空間，即非純功能性標示，仍應納入設計比對。審查時以 整體構圖配置的視覺印象 判斷是否易於思及，並非僅比對品牌字樣。
3.展覽空間設計是否侵害著作權爭議。展覽現場的空間構成與互動裝置，即使基於授權方原始概念，若在硬體結構與視覺設計上加入創意元素，仍可構成衍生著作並受保護。 然本案依投資協議精神，設計人員已同意於展覽期間公開展示，並無侵權故意。
4.商標近似判斷的識別重點。本案關於「DAILY&FASHION」屬描述性，識別力低，主要識別仍在 FULA / FURLA。 字首 FU + 字尾 LA，整體讀音與外觀極為接近，中間僅差一字母 R，一般消費者「分開觀察易誤認」，本案法院認為近似程度不低，構成近似。
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【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議等
智慧財產及商業法院114年度民專上字第7號民事判決
要旨：
⒈按新型專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就申請專利範圍之減縮為之；更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，專利法第120條準用同法第67條第1項第2款、第2項、第4項所明定。次按新型專利權更正之審查應採實體審查方式，參照第二篇第九章「更正」(審查基準第四篇第二章更正之前言參照)。一般而言，從請求項中刪除與先前技術重疊的部分，由於該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍、圖式所能直接且無歧異得知，故屬引進新事項；惟如因為刪除該重疊部分後使請求項剩餘之標的不能經由正面的表現方式明確、簡潔地界定時，得以排除（disclaimer）與先前技術重疊部分的負面表現方式記載，此時在更正後之請求項雖增加申請時說明書所未揭露之技術特徵，得例外視為未引進新事項。上述以負面表現方式之更正限於申請專利之發明為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形（審查基準第二篇第九章更正「6.審查注意事項」之⑽內容參照）。⒉經查，上訴人所申請專利範圍更正，係於系爭專利請求項1「每一油封的外徑與內徑的比值小於或等於1.7」新增「，但不包含1.357至1.7。」(見甲證14，本院卷第75頁)，雖該更正「每一油封的外徑與內徑的比值小於或等於1.7，但不包含1.357至1.7」，相較於系爭專利之申請專利範圍「每一油封的外徑與內徑的比值小於或等於1.7」範圍較小，屬於申請專利範圍之減縮，然該「但不包含1.357至1.7」之技術特徵，並未記載於系爭專利之申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，亦非該所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者，亦即系爭專利請求項1關於「但不包含1.357至1.7」之更正，並非為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形，依上開說明，核屬引進新事項，即已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦屬實質變更系爭專利公告時之專利範圍，即不應准許更正。⒊上訴人雖主張審查基準規定若數值屬於先前技術，即例外允許以排除記載方式，亦即以負面表現方式進行修正（更正），至於部分重疊或不具新穎性，應屬例示性質，並非限制此類修正僅可用於克服不具新穎性或僅可排除與先前技術重疊之部分；原判決認定由乙證3算得其外徑與內徑的比值為1.357，既然該比值為先前技術，上訴人據此排除「1.357至1.7」範圍，應可適用上開以負面表現方式之修正規定；又將先前技術所揭示但未見於原說明書之數值更正至請求項，並不屬於增加新事項，舉重以明輕，主動拋棄「1.357至1.7」之數值區間，應當更無增加新事項或損及社會公眾利益之疑慮云云（本院卷第268至270頁）。惟查，原判決就系爭專利有效性之判斷，係認定乙證3不足以證明系爭專利請求項1、2不具新穎性，而係認定其之ClFB型旋轉液壓缸之「軸徑為70、外徑為95及幅為13，可算得外徑與內徑的比值為1.357，相當於系爭專利請求項1之油封的外徑與內徑的比值小於1.7」，從而認定乙證3足以證明請求項1、2不具進步性，非為克服新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之證據。況且，乙證3僅揭露比值1.357為先前技術，並未揭露界於「1.357至1.7」之比值為先前技術，因此系爭專利之更正除無法適用排除1.357之數值外，亦不能排除「但不包含1.357至1.7」之數值範圍，更遑論上訴人並未提出僅更正「但不包含1.357」之內容，核與其所提更正情況並不相同。故上訴人就系爭專利所提更正，並不符合得以負面表現方式記載，例外視為未引進新事項之情形，其所為主張並不可採。⒋基此，上訴人就系爭專利之更正已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦屬實質變更系爭專利公告時之專利範圍，違反專利法第67條第2、4項規定，故上訴人所提更正，自非合法，應以更正前之系爭專利權利範圍為據。
【裁判案由】設計專利舉發
智慧財產及商業法院114年度行專訴字第9號行政判決
要旨：
原告主張「純功能性特徵」非屬設計專利比對、判斷的範圍，單純商品種類描述之標籤正面「梅酒」、「WHISKY」、「ういすきー」字樣，自然不屬於設計審究範圍，系爭專利公報之設計說明第2點已聲明就圖式所揭露之酒類種類等，不主張設計專利，「ういすきー」及「WHISKY(威士忌)UMESHU(梅酒)」不應予以審酌云云(參原告之行政訴訟綜合辯論意旨狀第2至5頁)。惟按物品造形，指物品之形狀、花紋、色彩等外觀所構成的設計。若物品造形全然取決於功能性考量而無任何創作空間可進行視覺性外觀的創作者，即為純功能性之物品造形。例如螺栓與螺帽之螺牙、鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽等，由於該物品造形僅取決於另一習知物品必然匹配（must-fit）部分之基本形狀，其整體設計僅係為連結或裝配於其他習知物品所產生之必然的創作結果，而無任何的創作思想融入者，應認定為純功能性之物品造形而不得准予設計專利(設計專利實體審查第二章何謂設計2.2純功能性之物品造形內容參照)。準此，倘設計專利該等設計特徵係兼具有功能及外觀創作之裝飾特徵，且可產生一定之視覺效果，即非純功能性之物品造形或純功能性特徵，自應納入整體設計之比對範圍。又按解釋申請專利之設計時，認定設計所主張之外觀係以圖式所揭露之內容為基礎，若圖式之內容包含「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」時，則應以「主張設計之部分」為主，另設計說明有記載者亦得審酌之；認定設計所應用之物品則係以圖式中所揭露之內容並對照設計名稱所載之物品據以認定，物品用途有記載者亦得審酌之；綜上而構成申請專利之設計的整體範圍。惟應注意者，圖式中若標示為參考圖者，則不得作為申請專利之設計的範圍，但得用於說明應用之物品或使用環境。(設計專利實體審查第一章說明書及圖式4.申請專利之設計的解釋內容參照)。因此，證據2、3、系爭專利A部分之以毛筆筆刷呈現「梅酒」、「ういすきー」，及「WHISKYUMESHU」雖具有標示產品之功能，然其大小、長寬比例仍有不同，且排列方式不完全相同，是以仍得就「梅酒」、「ういすきー」，及「WHISKYUMESHU」其大小、長寬比例及排列方式進行造形創作變化，並非「純功能性特徵」。由於，系爭專利之參考圖1僅係說明應用之物品或使用環境，不得作為系爭專利之設計的範圍，因此系爭專利設計說明書之設計說明第2點記載「圖式所揭露的內容組成標示、酒類種類、警語、回收標章及條碼為不主張設計專利之部分」，經對照設計圖式之參考圖1可知，其中「內容組成標示、酒類種類」應為左側之小字標示為「酒精成分：15%」、「主原料：梅酒原酒、威士忌、砂糖」，及「產品種類：利口酒」等，非屬系爭專利之設計的範圍，且系爭專利前視圖A部分之以毛筆筆刷呈現「梅酒」、「ういすきー」，及「WHISKYUMESHU」整體以較大字顯示，仍為系爭專利設計範圍，亦屬創作性考量之比對基礎，故原告所辯不可採。⒊原告主張觀諸現今市面上販售多達數十種各式梅酒(原證3)，均以書法書寫「梅酒」夾雜各酒商自己之品牌以徵辨別，且證據2、3之C部分之字體較大「信」字及下方兩行字體較小「国產青梅一OO%で造つたウイスキーベースの梅酒」及旁邊註釋shin是「信」的發音，而系爭專利C部分之上方為字體較大「花の雨」，足認「信」及「花雨」品牌文字選購產品依據，依普通消費者選購商品時之觀察與認知，系爭專利尚不致與證據2、3產生混淆之視覺印象(參原告之行政訴訟綜合辯論意旨狀第4頁)；將系爭專利與證據2、3相較，三者文字字體、圖案及長寬比例仍有差異，且系爭專利標籤右上方尚有日文「花の雨」及粉紅色花瓣與蒸餾器背景圖，依普通消費者選購商品時之觀察與認知，系爭專利尚不致與證據2、3產生混淆之視覺印象，兩者難謂近似，且於商家市售之價格標籤上，使用「信」及「花雨」作為消費者購買產品時，不致使消費者產生混淆、誤認之重要視覺印象云云(參原告之行政訴訟綜合辯論意旨狀第8至11頁)。然按創作性之審查，應以申請專利之設計整體為對象，並與所選定之主要引證資料進行比對，再判斷其二者之差異是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及。比對申請專利之設計與主要引證時，若其二者之差異僅係參酌先前技藝與申請時之通常知識所為簡易手法之創作且無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應認定該設計為易於思及，不具創作性…而特異之視覺效果，是指申請專利之設計可產生明顯不同於先前技藝且具設計特徵之視覺效果（設計專利實體審查基準第三章專利要件3.4.5判斷其是否為易於思及者內容參照）。經查，原證3之以書法書寫商品名稱【梅酒】之酒標，以書法書寫商品名稱【梅酒】+梅子圖樣之酒標，以書法書寫商品名稱【梅酒】+右方加註【日文】品名等內容，有呈現各種不同之酒標設計，個別觀之參加人之信SHIN威士忌梅酒(即證據3)單獨與原告之花の雨威士忌梅酒(即系爭專利)比對確實不同。惟查，雖商家市售之價格標籤上，使用「信威士忌梅酒」及「花雨威士忌梅酒」字樣將二者區別，然價格標籤非屬本件設計專利創作性之審查範圍，應將系爭專利之設計與證據2、3進行比對。而將系爭專利與證據2、3相較，雖三者文字字體、圖案及長寬比例略有差異，然而證據2與系爭專利之A、B部分之整體配置之位置、大小佔比極為相似，證據3與系爭專利之A、C部分之整體配置之位置、大小佔比亦極為相似，差異在於證據2、3未揭示系爭專利之D、E部分，而系爭專利之D、E部分為網路上公開圖庫之先前技藝如D部分之粉紅色花瓣圖、E部分之蒸餾器圖、「櫻の花」及D部分之粉紅色花瓣圖，已如前述。是以，該所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點，如網路上公開圖庫之先前技藝，及證據2、3揭示內容簡單修飾(即改變位置、比例及數目等)，是以系爭專利之設計並未產生特異之視覺效果者，因此認為系爭專利為易於思及，不具創作性，故原告所言不可採。
【裁判案由】侵害著作權有關財產權爭議等
智慧財產及商業法院113年度民著訴字第59號民事判決
要旨：
(一)原告主張系爭特展之展品即系爭美術著作（如原證4，照片如附件1）是依照系爭設計圖（原證1、2、17）施工，業據提出系爭設計圖、現場施工照片（北院卷第53至216頁、本院卷一第471至509頁）為證，且為被告所不爭執，堪信屬實。雖依證人陳心慧之證述：伊負責整個展場的視覺設計、互動設計的腳本企劃、商品設計，透過故事原本情節，根據最原始的展覽規劃簡報再去發展出每個展區實際的視覺呈現，乙證5手繪圖稿為伊所繪製，最原始是展覽的乙證2簡報内容發展整個展覽的示意風格，根據那些參考圖發展硬體結構（即空間架構），再加上這些視覺呈現，伊會提供不難公司最原始規劃的簡報以及展區與空間的示意圖，顯示内容要如何呈現等語（本院卷二第83至86頁)；然依原告周泳立之證述：陳心慧在系爭特展中主要負責視覺設計還有内容文案、裝置互動的圖面、互動裝置廠商的對接，視覺這邊全部以陳心慧為主，但陳心慧做的視覺設計還需要跟我、張為雲、授權方做討論，3D、平面圖都是由我們這邊先出去，他們才有辦法後續接著做，基本上硬體會由我方設計，陳心慧在硬體平面上做與視覺有關的設計，我方則做空間的主要架構，原證1、3、4、17是授權方確認我們這邊設計可行才會進行到施工圖的繪製，系爭特展不難公司繪製設計圖的靈感來源以原著延伸出來，當時不希望像往年國外靜態的展覽模式，所以衍生出互動模式讓民眾有感而發，多一些互動裝置，希望觀眾來玩的時候有教育功能，所以做了一些互動裝置或是手機的設置，有別於以往的靜態模式等語（同上卷第70至74頁、第79頁），以及參酌系爭設計圖與為美學公司之創意發想及草圖資訊之對照表（本院卷一第59至85頁），可知系爭設計圖及系爭美術著作雖係主要以授權方及被告之創意發想草圖為基礎進行產出而實體化，然觀諸原告投入自己在硬體上創新平面或3D互動設計之畫面及細節，已足以表現出改作者之個性或獨特性程度，具有原創性，應屬有別於原著作而獨立之衍生著作，即受著作權法之保護，故原告主張其為系爭設計圖及系爭美術著作之著作權人，應屬有據，被告否認原告享有著作權云云，即非可採。(二)惟兩造就系爭特展係成立系爭投資協議，原告負責為系爭特展進行空間設計與展場施作，業如前述，是以公開展出系爭美術著作本為系爭特展最主要之目的；參酌兩造最後雖未能簽立系爭特展專案合約，然依其記載「第四條：乙方（不難公司）及丙方（周泳立）應負責辦理以下事務：1.(1)軟硬體設計與施作（含結構設計、票亭、視覺牆木作、道具、展區隔間牆、互動設備承載木作、天花、裝置、商店陳列展示木作等展場施作工程）…。第九條：2.各方同意，本展覽之策畫、照片、圖片、展出方式（包括展覽品的選擇、動線、燈光、裝飾等安排策劃、選擇及編排）、行銷素材及本展覽之任何衍生著作，其智慧財產權（包括但不限於著作人格權、著作財產權、商標權、商標申請權等）或其他權利均由甲方（為美學公司）所有」(北院卷第274、276頁)，即同意將系爭美術著作歸屬於被告所有之合約精神，以及原告既已依系爭投資協議進行系爭特展所需之空間設計及展品施作建置，並同意列為協同策展之藝術總監，此有原告所提系爭特展官方FB之111年3月22日貼文截圖（北院卷第269頁）等情，堪認原告已同意或授權被告得以在系爭特展之展期中公開展示系爭美術著作，尚難認被告係故意侵害原告不難公司就系爭美術著作之公開展示權及周泳立之姓名表示權。
【裁判案由】商標異議
智慧財產及商業法院114年度行商訴字第13號行政判決
要旨：
系爭商標係由略經設計之大寫外文「FULA」，以及字體甚小，經聲明不專用之「-DAILY＆FASHION-」上下排列組成，其中「DAILY＆FASHION」中譯為「日常與流行」，屬不具識別性之形容用語，且字體甚小，消費者會對之施以較少之注意，其前後之「—」則僅予人裝飾線條或單純符號之印象，且無法供消費者唸讀，故置於其上方且字體明顯較大之外文「FULA」，應為消費者於實際交易時用以辨識及唱呼之主要識別部分。據以異議商標1、2、3、4、5、7、9係由未經設計之大寫外文「FURLA」所構成；據以異議商標6係由大寫外文「FURLA」結合矩形框飾內置外文「CANDYBAG」所組成，其中外文「BAG」業經聲明不專用，而據以異議商標7則由一經設計之空心字母「A」內置大寫外文「FURLA」所組成，雖該二商標圖樣上之外文「FURLA」字體較小，惟或以粗體呈現或置於圖樣上半部分，不失為引人注意之主要識別部分之一。二者商標相較，主要識別部分或唯一構成元素之外文「FULA」／「FURLA」，均以「FU」為起首，並以「LA」為字尾，僅字中有無「R」字、字型有無線條粗細設計之些微差異，在整體外觀及讀音上確有相仿之處，以具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意，異時異地隔離整體觀察或實際交易連貫唱呼之際，實不易區辨，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。