判決筆記]智財判決掃描2026/2第4週
本週分享2則最高法院關於智財權判決：
1.學名藥採「薄仿單（skinny label）」方式，排除仍在專利保護中的適應症申請許可證，且實際未落入專利延長範圍者，原則上不構成侵害；如無具體事證顯示有違法實施準備，也難認有「侵害之虞」。
2.專利和解後又提海外訴訟，是否違反契約與誠信原則，有再查明必要，最高法院指摘原審未回應足以影響結果的重要攻防與證據（如外國訴訟範圍、專家意見）。
【裁判案由】請求防止侵害專利權行為等
最高法院114年度台上字第1159號民事判決
要旨：
按智慧財產保護與藥品上市審查本屬不同之法律制度，惟為鼓勵醫藥產業發展、提升我國之製藥水準，及保護新藥專利權人投入之研究實驗成本，暨使其專利權到期後，學名藥業者得以及早進入市場，以平衡專利權人之權利、促進藥品產業進步、藥品普及之公共利益、並減少學名藥取得藥品許可證後，因專利爭議影響病患用藥，藥事法於108年8月20日增訂施行第四章之一西藥之專利連結制度，規範新藥與學名藥藥品許可證申請及審查。依藥事法第48條之9、第48條之12、第48條之13第1項規定，學名藥藥品許可證申請人，應於申請藥品許可證時，就新藥藥品許可證所有人已核准新藥所登載之專利權，向中央衛生主管機關為下列各款情事之一之聲明：㈠該新藥未有任何專利資訊之登載、㈡該新藥對應之專利權已消滅、㈢該新藥對應之專利權消滅後，始由中央衛生主管機關核發藥品許可證、㈣該新藥對應之專利權應撤銷，或申請藥品許可證之學名藥未侵害該新藥對應之專利權。該申請人並應自中央衛生主管機關就藥品許可證申請資料齊備通知送達之次日起20日內，就其主張專利權應撤銷或未侵害權利情事，敘明理由及附具證據，以書面通知新藥藥品許可證所有人；新藥藥品許可證所有人與所登載之專利權人、專屬被授權人不同者，應一併通知之。專利權人得於接獲通知次日起45日內，就其已登載之專利權提起侵權訴訟，俾於學名藥上市前儘早釐清專利潛在爭議。另藥品查驗登記審查準則第4條第2款規定，學名藥係指與國內已核准之藥品具同成分、同劑型、同劑量、同療效之製劑。同準則第20條第1項第3款規定監視藥品之學名藥仿單，應依已核准之首家仿單核定方式記載；是學名藥仿單之適應症記載，原則上應與已核准新藥相同。而我國西藥專利連結制度施行前之藥品查驗登記實務，允許學名藥排除已核准新藥之部分適應症，即請求中央衛生主管機關核發之學名藥許可證，僅記載專利權消滅之適應症，藉由排除適應症方式，藉以避免上市學名藥侵害該新藥專利權之侵權爭議，即所謂薄仿單（skinnylabel），於西藥專利連結專章施行後，仍予維持，且因其未挑戰新藥專利權，故不適用專利連結制度之暫停核發藥品許可證程序，亦無法享有銷售專屬期間之獎勵，此觀藥事法第48條之20第2項第2款規定及其立法理由即明。是學名藥許可證申請人，除其有該當民法、專利法或其他法律規定之不法侵害行為外，其以申請排除新藥專利權適應症（即薄仿單）之方式，申請之學名藥許可證，於仿單適應症範圍內，不構成對於新藥專利權之侵害。
次按專利法第96條第1項規定，發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。係專利侵權民事救濟方式中之除去、防止侵害請求權，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求權，前者以客觀上有侵害事實為必要，後者則以有侵害之虞為已足，不以行為人主觀上有故意或過失為必要。所謂有侵害之虞，係指侵害雖未發生，惟就現在既存之危險狀態加以判斷，其專利權被侵害有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要而言，不以侵害曾經發生，而有繼續被侵害之可能為限。是否有侵害之虞，須就具體事實，依一般社會觀念判斷之，如客觀上有不法實施侵害之準備等情，始可請求防止。七、上訴人所有系爭專利期間於110年1月9日屆滿，經核准自同年月10日起延長至115年1月9日止，核准延長範圍為適應症1；被上訴人於112年3月23日申請系爭學名藥許可證查驗登記時，依藥事法第48條之9第4款、第48條之20第2項第2款規定，排除系爭專利核准延長範圍即適應症1，並向衛福部為不侵害系爭專利之聲明，並於113年4月1日取得藥品許可證；且被上訴人於系爭學名藥包裝記載適用藥害救濟法，係表明其為合法藥物，亦無違背藥事法施行細則第45條規定而行銷系爭學名藥仿單適應症外使用之情形，為原審合法確定之事實。則原審認被上訴人申請系爭學名藥許可證，未落入系爭專利核准延長範圍，無侵害系爭專利權，亦無侵害之虞，上訴人依專利法第96條第1項、民法第767條第1項規定，請求被上訴人不得為A、B行為，及為C行為，均為無理由，而駁回上訴人之上訴及追加備位之訴。經核於法尚無違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非有理由。
【裁判案由】請求專利權其他契約爭議
最高法院114年度台上字第275號民事判決
要旨：
按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見，民事訴訟法第226條第3項定有明文，是法院為原告敗訴之判決，關於足以影響判決結果之攻擊防禦方法之意見，有未記載於判決理由項下者，即為同法第469條第6款所謂判決不備理由，其判決自屬違背法令。查上訴人於事實審一再主張被上訴人於美國侵權訴訟僅以前於大陸訴訟所指訴於108年6月間經逆向工程分析之11246號濾光片為被控侵權產品，其所指上訴人構成「誘引侵權」部分，並未限定侵權行為之時間，而係包括109年5月1日前之侵權行為，祇就「故意侵權」部分侷限於該日以後之侵權行為，已違反系爭協議第3條約定等情（見臺灣高等法院111年度重上字第717號卷【下稱717號卷】一第148至152、155至157頁，卷二第11、204至218頁），並提出沃克法官出具之中英文版專家意見書及補充意見書為證（見717號卷一第161至279頁，卷二第223至273頁）。此攸關上訴人究是否於美國侵權訴訟就上訴人於系爭協議生效前生產銷售之產品為專利侵權指訴，及有無違反系爭協議之判斷，自屬重要之攻擊方法。乃原審就上開有利於上訴人之證據，恝置未論，復未於判決理由項下說明其取捨之意見，遽而為上訴人不利之論斷，已嫌速斷，並有判決不備理由之違法。次按行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。民法第148條第2項定有明文。按所謂誠實信用之原則，係在具體的權利義務之關係，依正義公平之方法，確定並實現權利之內容，避免當事人間犧牲他方利益以圖利自己，自應以權利人及義務人雙方利益為衡量依據，並應考察權利義務之社會上作用，於具體事實妥善運用之方法。此項原則之適用，在於調整或補充當事人間之權利義務內容，維護當事人間之正當信賴關係，適當界定合法行使權利之範圍及忠實履行義務之內涵，確保當事人間之法律關係符合當事人之真意及其締約目的得以實現。倘契約一方當事人無正當理由，不當損害他方對於交易行為之合理期待，藉故規避自己先前行為使他方正當信賴其義務必忠實履行之承諾，即為違反誠信原則。查兩造前因專利侵權爭訟，於109年4月29日簽訂系爭協議，該協議第3條約定被上訴人不得依VIAVI專利對上訴人於系爭協議生效前生產銷售之一切產品，於任何國家對之提出專利侵權訴訟；第7條約定如有違反該協議，應給付對方懲罰性違約金30萬元，為原審認定之事實。參酌系爭協議第1條約定：VIAVI同意於本協議生效後三個工作日撤回其於台灣、中國對白金科技提起之專利侵權訴訟，似見兩造當初締約之目的，係為終止已經發生之專利侵權爭訟，並防止雙方將來再因專利侵權爭議而發生不必要之訴訟。而被上訴人於系爭協議成立後僅3個多月，隨即於同年8月7日以上訴人有生產銷售侵害其專利權產品之行為，對之提起美國侵權訴訟，且其自起訴迄至加州法院聖荷西分院於112年5月2日裁定准許其撤回訴訟且不可再訴前，僅檢附其前於大陸訴訟所提出之11246號濾光片產品資料（見一審卷一第47至69頁），並無其他相關新事證，亦為原審所認定（被上訴人提起美國侵權訴訟後，於110年7月間追加主張上訴人另有生產銷售25號濾光片之專利侵權行為，加州法院認25號濾光片與11246號濾光片為完全不同之產品，此舉不當侵害上訴人權益，已駁回此部分追加主張）。倘被上訴人明知並無上訴人另為11246號濾光片所涉專利權侵害之新事證，卻恣意對上訴人提起美國侵權訴訟，致上訴人為應訴而支出不必要之勞費，損害上訴人對被上訴人之合理信賴及忠實履行系爭協議之合理期待，似此情形，能否謂無違反誠信原則而不該當違約行為？非無研求之餘地。原審未詳加調查審認，遽認被上訴人並無違反系爭協議，進而為不利上訴人之判決，不無可議。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。