[判決筆記]智財判決掃描2025/7第1週
本週分享4則最高法院關於智慧財產判決，均有部分或全部廢棄，發回更審：
1.專利權再審程序與言詞辯論程序。
2.公司代表人創作作品，並非當然屬公司著作；宣傳商品若非「重製品」本身，是否構成著作權法第91條第2項仍應審慎判斷。
3.即使專利權人依「專利侵害原則」寄發警告函，若已明確收到對方「不落入說明」，仍持續發函，是否涉故意或重大過失，而有違反公平交易法及民法責任。
4.判斷是否具進步性，須從「欲解決問題」出發，依據先前技術、技術水準與結合動機判斷是否能輕易完成（could-would法則）。不能機械比對技術特徵，也須正面回應當事人提出之技術意見與專家證詞，否則有不備理由之違誤。
【裁判案由】請求專利權權利歸屬等再審之訴
最高法院114年度台上字第848號民事判決
要旨：
按再審之訴顯無理由者，依民事訴訟法第502條第2項之規定，雖得不經言詞辯論，以判決駁回之。惟所謂顯無理由，必須再審原告所主張之再審理由，在法律上顯不得據為對於確定判決聲明不服之理由者，始足當之。倘法院顯已踐行調查證據認定事實之程序，或依再審原告主張之原因事實，僅據訴狀之記載，尚有不明瞭或有其他情形，必須調查證據後，方能認定再審理由之有無者，即與法律上顯不得據為再審理由之情形有間，自仍應為必要之言詞辯論，不得遽指再審之訴顯無理由，不經言詞辯論，逕以判決駁回。本件原審已調閱前訴訟程序卷宗（見原審卷第135至141頁），且謂甲證15-1、30-1、199、200均係前訴訟程序已提出之證物，似已行調查證據、認定事實之程序，依前揭說明，能否謂再審之訴顯無理由，即非無疑。原審逕以上訴人再審之訴顯無理由，不經言詞辯論，逕以判決駁回之，已有可議。次按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見，民事訴訟法第226條第3項定有明文。是法院為當事人敗訴之判決，關於足以影響判決結果之攻擊防禦方法之意見，有未記載於理由項下者，即為同法第469條第6款所謂判決不備理由，其判決自屬違背法令。查上訴人於原審主張A專利經比對確為其發明之系爭演算法，該專利發明人僅有其1人等語，並提出甲證290、291為證（見原審秘保資料卷第14至18頁、第69至104頁），惟原審就上訴人上開主張及證據，未說明是否可採之理由，遽認其再審之訴不符民事訴訟法第496條第1項第13款規定，並有理由不備之違法。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。末查上訴人於原審先位聲明請求確認專利權、姓名表示權為其所有及移轉該姓名表示權，似與其於前訴訟程序之聲明不同，其真意為何，案經發回，宜併注意闡明及之。
【裁判案由】違反著作權法
最高法院114年度台上字第434號刑事判決
要旨：
…上情如均無誤，劉梓儀既為豐禾公司之董事且為公司代表人，依公司法第108條第1項、第4項規定，有限公司與其董事間之關係，應非僱傭關係，劉梓儀似非豐禾公司之受雇人，倘上揭美術著作非屬受雇人於職務上完成之著作，即難認該著作財產權歸屬於告訴人豐禾公司所享有，似應以創作人劉梓儀為著作人，則劉梓儀於系爭圖樣創作時，是否受僱於豐禾公司？其與告訴人豐禾公司間究係何法律關係？有無符合同法第12條出資受聘從事著作之情形？抑或劉梓儀有將系爭圖樣之著作財產權授權或讓與他人之情事？非無疑義，此攸關其著作財產權之歸屬，及本件是否已經合法告訴，乃原審未予詳查究明，遽行判決，有理由不備及調查未盡之違法。
依原判決之記載，係認定吳雯怡擅將劉梓儀設計完成如附圖一所示之「SSTOPPER」圖樣稍加調整後（未達改作程度，如附圖二），以電腦設備將重製後之圖樣上傳至其申設經營之通訊軟體LINE及FACEBOOK帳號貼文，復指示不知情員工將附圖二所示圖樣印製於經銷販售之「馬路守護者救命神器」商品外包裝盒、宣傳旗幟、介紹文案、海報、布條、名片等，作為銷售該商品之圖樣或商標使用等情，理由並說明吳雯怡重製本案「SSTOPPER」圖樣目的即為行銷「馬路守護者救命神器」商品，所為該當著作權法第91條第2項「意圖銷售而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權」之要件，而論以犯著作權法第91條第2項之罪，吳雯怡多次將附圖二之圖樣使用於社群媒體帳號貼文及上開商品外包裝盒、宣傳旗幟、介紹文案、海報、布條、名片，係基於意圖銷售上開商品而擅自以重製之方法侵害他人著作財產權之同一目的，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理等旨（見原判決第2頁第6至19行、第10頁第19至20、26至次頁第3行）。如果無訛，吳雯怡對外行銷、販售之商品（標的）乃「馬路守護者救命神器」（於外包裝盒上印製附圖二之圖樣），並非「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權」之標的（即附圖二之圖樣），吳雯怡上揭非法重製、使用附圖二圖樣之行為縱屬著作權法保護之範疇，似仍非意圖銷售之標的，原判決未究明吳雯怡有無銷售附圖二圖樣之意圖？或是否有將外包裝盒、宣傳旗幟、介紹文案、海報、布條、名片及其上如附圖二所示圖樣隨同「馬路守護者救命神器」之商品併同出售？即認吳雯怡應成立同法第91條第2項之罪，其法則之適用難謂適當，並有調查未盡及理由欠備之違法。
【裁判案由】請求侵害專利權有關財產權爭議等
最高法院114年度台上字第664號民事判決
要旨：
查明根公司自111年4月11日起至111年9月12日止向附件三編號1至5所示合晶公司及其經銷商等廠商散發通知合晶公司侵害系爭專利之系爭函文，為原審認定之事實。惟合晶公司在明根公司寄發附件三編號3之函文後，旋於同年5月4日以存證信函向明根公司稱：「本公司（即合晶公司）產品（即系爭產品）動作的兩個支板為L形板，作為支點的支撐軸是位在L形板轉角，且兩個支板屬於將左右位移轉換為上下位移之90度的雙臂曲柄（Bell-Crank)雙向機構，其『L形板「左右其中單一側端」是「上下位移」偏擺，而「下端」則為「左右位移」偏擺』，與明根公司之專利（即系爭專利）技術之『支板「左右兩端」皆呈「上下位移」偏擺』的翹翹板狀之擺動並不相同」等語（見一審卷㈡第139至142頁），似已明確告知明根公司系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍之理由。原審以合晶公司委任之仕誠事務所於同年4月15日函文未附乙鑑定報告，且合晶公司未明確指出甲鑑定報告有何具體明顯違誤，逕認明根公司陸續為附件三編號1至5之發函行為，並無故意或過失，顯屬速斷。又合晶公司主張其以上開存證信函告知明根公司系爭產品與系爭專利之技術特徵不同，明根公司仍違反公平法第20條第1款、第24條、第25條保護他人之法律，係屬故意或重大過失，合晶公司得依民法第184條第2項，請求明根公司等2人賠償其損害等語（見一審卷㈡第462至463頁、原審卷第401至402頁），是否毫無足採，亦有詳加研求之必要。原審就此未予調查審認，徒以明根公司所發如附件三編號1至5之函文，符合修正前系爭原則第3點第1項第3款、第4點第1項規定，遽認係屬公平法第45條規定之正當行使權利行為，無違反同法第20條第1款、第24條、第25條規定情事，進而為合晶公司此部分不利之判斷，自有可議。合晶公司上訴論旨，指摘原判決此部分違背法令，求予廢棄，非無理由。
【裁判案由】請求排除侵害專利權等
最高法院113年度台上字第453號民事判決
要旨：
㈡新型係運用申請前既有之技術或知識，而為通常知識者所能輕易完成時，雖無核准時專利法第120條準用第22條第1項所列情事，仍不得依專利法申請取得新型專利，此觀同法第22條第2項規定固明。惟新型是否滿足進步性要件，須與先前技術進行比較，循進步性之審查原則（整體審查、結合比對及逐項審查），以「新型欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」為出發點，依下列步驟判斷：①確定申請專利之新型範圍；②確定相關先前技術所揭露之內容；③確定該新型通常知識者於專利申請時之技術水準；④確認該新型與相關先前技術所揭露內容間之差異；⑤評估通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容，及申請前既有之技術或知識，能否輕易完成申請專利之新型。於個案具體操作上，不能單純拆解新型之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對。
㈢通常知識者能否基於先前技術而輕易完成，尚須區辨「顯然有意願嘗試」與「顯然有意願執行」（could-would法則）。易言之，進步性認定之重點，非僅理論上能否執行成功，尚包括個案有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使通常知識者執行研發及成功。而通常知識者面對引證案時，何以會擷取各引證案之部分技術特徵加以組合，以成就新型之技術特徵，不易由外觀察明，為便於自外部證據認定通常知識者之主觀想法，應考量引證與該新型技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議等因素，其因素越多者，越有結合之動機而否定進步性。
㈣原審固認定乙證2單獨或乙證2、4之組合，或乙證1、2、4之組合，足證專利1請求項1至4、7至10不具進步性；乙證2、8及先前技術之組合，可見專利2更正後請求項1不具進步性；乙證2、6、8及先前技術之組合，足徵專利2更正後請求項4不具進步性；乙證2、8、9及先前技術之組合，可知專利2更正後請求項8不具進步性；乙證6、8、9及先前技術之組合，堪認專利2更正後請求項1、4、8不具進步性。然依上開規定及說明意旨，系爭專利之進步性判斷，須先確定通常知識者於系爭專利申請時之技術水準，而以其基於專利申請時通常知識之理解為基準，確認系爭專利與先前技術之差異，進而評估通常知識者能否輕易完成系爭專利，且須注意區辨could-would法則，而為客觀判斷，避免機械性拼湊或組合先前技術，致生後見之明。㈤上訴人於事實審一再主張：乙證2圖8之「凹槽」，屬不具實質角度或尺寸意義之尋常「逃角」結構，依機械加工領域之通常知識及經驗，該凹槽構造未揭示精確角度，亦不可作為刀片之抵靠面；另否認通常知識者於系爭專利申請時，有組合上開引證之動機等語，並提出國立臺灣大學機械工程學系劉正良教授出具之專家意見書為證（分見一審卷㈡50、54至56、60至72頁，卷㈢21至24、28、32、119至196頁；原審卷㈡76至77、81至83、88至90、121頁，卷㈢25至42、328至329、335、356至358頁）。此皆攸關系爭專利是否具進步性之判斷，自應調查審認。原審未說明上訴人上揭主張及所提證據何以不可採之理由，且缺乏判斷進步性所需確定通常知識者於系爭專利申請時之技術水準步驟，逕以前開理由認定系爭專利請求項不具進步性，除有不適用法規及適用不當之違背法令外，並屬不備理由。